פסק דין השופט ס' ג'ובראן: 1. לפנינו ערעור על החלטת כבוד הפוסק נ' ש' שלומוביץ (להלן: הפוסק) מיום 25.4.06, בעניין התנגדות המערערת לרישום סימן מסחר מספר 143745 של המשיבה בפנקס סימני המסחר (להלן: הפנקס). רקע 2. המערערת הינה חברה מסחרית בשם Gateway Inc., אשר עוסקת בייצור, מכירה ושיווק של מוצרי מחשב החל משנת 1985. בבעלות החברה סימן מסחר רשום מספר 81748 "GATEWAY 2000" (לא מעוצב), שנרשם ביום 21.2.95 (להלן: הסימן הראשון). הסימן נרשם לגבי מחשבים, וכולל הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה GATEWAY"" ובמספר "2000", אלא בהרכב הסימן. 3. המשיבה הינה חברה המוכרת שירותים סלולאריים ושירותי המרת תכנים למפעילים סלולאריים בישראל. המשיבה הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מספר 143745 "GateWave" ביום 9.11.00. הבקשה היתה לגבי תוכנת מחשב; תוכניות מחשב מוקלטות; תוכניות מוקלטות (המופעלות על ידי מחשב) (להלן: הסימן המבוקש). הבקשה כללה הודעת הסתלקות לפיה, רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה "Gate", אלא בהרכב הסימן. הסימן קובל ופורסם להתנגדויות ביום 31.5.02. 4. ביום 19.8.02 הגישה המערערת התנגדות כנגד סימן המשיבה בטענה כי הוא דומה באופן מטעה לסימנהּ שלה. החלטת הפוסק נסובה סביב התנגדות זו, והיא העומדת בלב ערעור זה (להלן: החלטת הפוסק). אולם בעוד בקשת המשיבה עומדת לבירור, הגישה המערערת שלושה סימני מסחר נוספים (להלן: סימניה החדשים של המערערת) אשר קובלו כדלהלן: סימן מסחר 151571 "GATEWAY" (לא מעוצב), הוגש לרישום ביום 16.8.01 ונרשם ביום 4.1.04 לגבי מחשבים וציוד היקפי למחשבים; סימן מסחר 160115 "G GATEWAY" (מעוצב), הוגש לרישום ביום 27.10.02 ונרשם ביום 3.2.04 לגבי מחשבים וציוד היקפי למחשבים, טלפונים אלחוטיים, מצלמות דיגיטליות, תקליטורים הכוללים הקלטות של תרגול לימודי בתחום של מחשבים ותוכנות מחשב ומכשירים דיגיטליים נוספים; ולבסוף סימן מסחר 1690694 "GATEWAY" (לא מעוצב), אשר הוגש לרישום ביום 11.12.03 ונרשם ביום 6.2.05 לגבי מכשירים דיגיטליים מגוונים. החלטת הפוסק 5. ביום 25.4.06 החליט הפוסק לדחות את התנגדות המערערת ולרשום את סימן המסחר המבוקש על ידי המשיבה. הפוסק פתח בהכרעה ראייתית בקובעו כי אי התייצבותו של המצהיר מטעם המערערת, מר דיווסון, הביאה להפחתה ממשקל תצהיר המערערת, זאת בנקודות בהן עלה מתוכו ספק. כמו כן, הכריע הפוסק כי לצורך ההחלטה בהתנגדות, אין לקחת בחשבון את שלושת סימני המסחר החדשים של המערערת מאחר ואלו נרשמו לאחר הגשת הבקשה לרישום סימן המשיבה ומשכך הם מהווים עילות התנגדות חדשות. מכאן עבר הפוסק לדיון המהותי בשאלת הדמיון בין סימנה הראשון של המערערת לבין הסימן המבוקש של המשיבה. ראשית, החליט הפוסק כי ההגנה לה זכאים סימניה של המערערת הינה פחותה עד מאוד, זאת היות והמילה "Gateway", העומדת במרכז סימניה, משמשת כמושג טכני-שימושי אשר צריך להישאר פתוח למסחר. שנית, בחן הפוסק על פי המבחן המשולב האם יש דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לבין סימנהּ הראשון של המערערת הוא "GATEWAY 2000". בפתח מבחן המראה והצליל קבע הפוסק כי המרכיב העיקרי בסימנה של המערערת הוא המילה הראשונה, "GATEWAY", ועל כן יש להתמקד בה לצורך המבחן. עוד הוסיף וציין כי המשיבה לא הכחישה ואף טענה שסימנה מרמז ומכוון למילה "gateway" המהווה בראש ובראשונה מונח מקצועי הקשור לתחום עיסוקה. משהבהיר נקודות אלו, פנה הפוסק לבחינת הסימנים תוך שהוא מצביע על המאפיינים הייחודים בסימן המבוקש: חלוקת הסימן המבוקש לשתי מילים; הדגשת החלוקה בעזרת האות W הגדולה; שינוי העיצור שבסוף הסימן המבוקש מ-Y ((GATEWAYׂל-V (GateWave); ולבסוף, הענקת משמעות חדשה ונבדלת לסימן באמצעות עיצור זה, היות והמילה "wave" מקשרת את המוצר לעולם הסאונד. המבחן השני במבחן המשולב הנו מבחן סוג הלקוחות וצינורות השיווק - נקודת המוצא לבחינה זו היתה השוואת הטובין. הפוסק הצביע על כך שרוב מוצרי המערערת הינם מוצרי חומרה ואילו מעט מוצרי התוכנה שברשותה, אינם אלא תוכנות לימוד. לעומת זאת מוצרי המשיבה הינם ברובם מוצרי תוכנה להמרת תכנים מהאינטרנט לרשתות ומכשירים סלולאריים. מסקנתו של הפוסק היתה כי מוצרי הטובין של המערערת והמשיבה אינן כלל מאותו הגדר ומכאן אף נגזר השוני בלקוחות ובצינורות השיווק. הלקוחות של המערערת הינם כלל הציבור ואילו לקוחותיה של המשיבה הינם מפעילי רשתות הסלולאר בישראל. צינורות השיווק של המערערת הן המֶדיות המוכרות והנגישות לציבור, ואילו צינור השיווק של המשיבה הינו פנייה אישית אל אנשי מקצוע מובהקים. על סמך המבחן המשולב הגיע הפוסק לקביעתו כי אין דמיון מטעה בין הסימנים. על כן הורה על רישום סימן מסחר 143745 וחִייב את המערערת בהוצאות בסך 15,000 ש"ח בצירוף מע"מ. על החלטה זו משיגה המערערת. טענות הצדדים 6. בפתח טענותיה מלינה המערערת על שלוש הנחות מרכזיות שבבסיס החלטת הפוסק. ראשית, טוענת המערערת כי הפוסק התעלם משלושת סימני המסחר החדשים של המערערת לצורך הבחינה של הסימן המבוקש, וזאת תוך חריגה מסמכותו. המערערת מפנה לפסיקה אשר קבעה כי בדונו בשאלות כשירות הסימן לרישום, על הפוסק לקחת בחשבון את מצב הדברים בעת קבלת החלטתו ולא להסתפק במצב הדברים נכון למועד הגשת הבקשה. שנית, ממשיכה המערערת, הפוסק הניח כי סימנה שלה זכאי להגנה פחותה היות והוא סימן תיאורי אשר נרשם לאחר שהוכחה לו משמעות שנייה (לסקירה קצרה על המושג "משמעות השנייה" ראו: ע"א 3559/02 מועדון מינוי טוטו זהב נ' המועצה להסדר הימורים וספורט פ"ד נט(1) 873, פיסקה 9). אולם לטענת המערערת משעה שנרשם סימן המסחר, זכאי הוא להגנה מלאה ככל סימן אחר ואין עוד רלוונטיות לשאלת אופי הסימן. שלישית, טוענת המערערת כנגד הפחתת משקל תצהירו של המצהיר עקב אי התייצבותו לחקירה. לדבריה, מנכ"ל המשיבה מתועד בפרוטוקול כמי שוויתר על חקירה נגדית של המצהיר, והלכה היא כי הסכמה שלא לחקור את המצהיר הופכת את תצהירו לבלתי שנוי במחלוקת. לחלופין טוענת המערערת כי הפוסק כלל אינו בעל סמכות על פי חוק לזמן עדים מיוזמתו. המערערת סבורה, כי יישום המבחן המשולב לעניין הדמיון המטעה של סימן המשיבה, מביא לתוצאה הפוכה מזו של הפוסק. על פי מבחן הצליל מדובר בסימנים דומים ביותר בהגייתם. גם על פי מבחן המראֶה הסימנים דומים עד מאוד, זאת בייחוד לאור העובדה שהצרכן אינו בוחן את הסימנים בו זמנית. לעניין זה קבעה הפסיקה כי די בתהייה מצד הצרכן בדבר דמיון אפשרי, בכדי לפסול את הסימן המבוקש. עוד טוענת המערערת כי טעה הפוסק בבחנו את סוג הטובין, אופי הלקוחות וצינורות השיווק, משעה שהתייחס לשימוש בפועל של המשיבה ולא הסתמך על פוטנציאל השימוש לאור הפרטה המצויה בבקשה. על פי הפרטה, אין מונע מהמשיבה להרחיב את מוצריה לקהל הרחב זאת תחת אותו סימן ובהתבסס על אותו רישום. לבסוף טוענת המערערת כי משעה שמנכ"ל המשיבה הודה כי בחר בשם המוצר עקב דמיונו למילה "gateway", ומשעה שלמערערת יש סימן רשום ובו המילה "Gateway", הרי שאין ספק כי יש דמיון מטעה בין הסימנים. 7. לעומתה סבורה המשיבה כי אין מקום להתערבות בהחלטת הפוסק. טענתה של המערערת כי יש להתחשב בסימניה החדשים מאיינת את משמעות מועד בקשת סימן המסחר ואף מעודדת מתנגדים לרשום בחוסר תום לב סימנים אשר ידחקו את רגלי המבקשים. המשיבה מוסיפה וטוענת כי הפסיקות שהובאו כאסמכתא על ידי המערערת מתייחסות לחובת הפוסק להתחשב בעובדות שנוספו מאז הגשת בקשת הרישום אך כאן עסקינן בעילות חדשות הקמות מכוח רישום סימני מסחר נוספים. עוד סבורה המשיבה, כי קבלת התנגדותה של המערערת תביא לניכוסהּ של מילה בעלת משמעות גנרית הקשורה קשר אינהרנטי לפעילות המשיבה. על כן בצדק קבע הפוסק כי יש להעניק הגנה פחותה לסימני מסחר תיאוריים. המשיבה אף צירפה פסיקות לעניין עוולת גניבת עין הקובעות כי תינתן הגנה מוגבלת לסימן מסחר תיאורי. כנגד אי התייצבות מצהיר המערערת הובאו כמה טענות ובראשן הטענה כי בסופו של דבר משקל התצהיר היה זניח בהכרעתו של הפוסק. לבסוף פונה המשיבה למבחן המשולב לבחינת קיומו של דמיון מטעה בין שני סימנים. המשיבה מדגישה את השוני בין סימנה הראשון של המערערת לבין הסימן המבוקש. לדידה, היעדר המספר "2000" וקיצורה של המילה עקב כך, הם שיוצרים הבחנה בין הסימנים, הן בצליל והן במראה. על כך יש להוסיף את העובדה שסימנה של המערערת אינו מעוצב, בעוד סימן המשיבה מעוצב. לעניין יתר המבחנים חוזרת המשיבה על החלטת הפוסק כי מדובר בטובין שונים המיועדים ללקוחות שונים ומשווקים בצינורות נבדלים. דיון 8. עתירה זו מצריכה הכרעה בשאלה מרכזית אחת והיא האם סימן המסחר "GateWave" של המשיבה דומה דמיון מטעה לסימן המסחר ""GATEWAY של המערערת. אולם בטרם נפנה למבחן המשולב (הנקרא בפסיקה גם "המבחן המשולש") בכדי להכריע בשאלה זו עלינו לתת את הדעת לשלוש שאלות משפטיות-מקדמיות שמעלה המערערת: א. האם בבוא רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן: הרשם) לבחון את שאלת הדמיון המטעה, עליו לקחת בחשבון את סימניה החדשים של המערערת? ב. האם שאלת הקטגוריזציה של סימן המסחר, משליכה על היקף ההגנה אשר תינתן לו אף לאחר רישומו? ג. האם את ההכרעה בדבר הדמיון המטעה יש לבסס על הפירוט הנלווה לכל סימן מסחר הרשום בפנקס או שמא ניתן להתבסס על השימוש בפועל שנעשה בסימן המבוקש? נדון בשאלות אלו על פי סדרן. השאלה המקדמית הראשונה 9. בפתח חייו של כל סימן מסחר אנו מציינים שלושה מועדים משמעותיים (סעיפים 23, 24 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, (להלן: הפקודה)): יום הקיבול הוא יום הגשת הבקשה לרישום; יום הפרסום של הבקשה לשם שמיעת התנגדויות ולבסוף יום הרישום של הבקשה בפנקס הוא יום לידתו הרשמית של סימן המסחר הרשום. השאלה הראשונה שמעלה עתירה זו היא האם הרשם יכול וצריך להתחשב בסימני מסחר אשר נרשמו על ידי המתנגדת בתקופת הביניים שבין מועד הקיבול לבין מועד הרישום של סימן המבקשת? בכדי להתייחס לשאלה זו אשר אינה מפורשת בפקודה, נקדים ונדגיש את שתי התכליות העומדות בבסיס הפקודה. התכלית הראשונה היא ההגנה על קהל הצרכנים מפני הטעייתו בראותו שני מוצרים המסומנים באופן דומה. התכלית השנייה, מתמקדת בצדדים עצמם ומבקשת להגן על כל צד מפני תחרות בלתי הוגנת מהצד שכנגד (בג"ץ 178/57 Aktiebolaget Astra נ' הרשם הכללי, פ"ד יב(1), 708, 711). שתי התכליות, המהוות מצפן-פרשני בבואנו להכריע בשאלות עקרוניות, מוליכות לעיתים לכיוונים סותרים. כך למשל יהיה במקרה שסימן מבוקש אינו דומה כדי הטעיה לסימן רשום עקב השוני בסוג הטובין ומנגד הוא כן ניזון ממוניטין הסימן הרשום. במקרה שכזה התכלית הראשונה תוביל להכשרת רישומו ואילו התכלית השנייה לפסלותו (סוגיה דומה נידונה בע"א 10959/05 Tea Board, India נ' Delta Lingerie S.A.OF Cachan (טרם פורסם)). כפי שנראה בהמשך, כך היא פעולתן של התכליות בשאלתנו אנו. ראיות חדשות 10. שאלתנו המקדמית אינה אלא התפרטות של שאלה ראשונית בדבר המועד המאוחר ביותר בו יכול הרשם להתחשב בראיות חדשות המוצגות בפניו בדיון על התנגדות לרישום סימן מסחר? שאלה ראשונית זו מושפעת משתי התכליות. בפקודה מצינו את ההוראה הבאה, הנוגעת לערעור על החלטת הרשם לבית משפט זה: "25(ד) במשך שמיעת הערעור רשאי כל בעל דין להגיש בדרך שנקבעה, או ברשותו המיוחדת של בית המשפט, חומר נוסף לעיונו של בית המשפט". על פי הוראה זו, בית משפט זה בדונו בערעור על החלטת הרשם, יכול להסתמך על ראיות שלא נשמעו בערכאה הקודמת. כפי שהודגש בבג"ץ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, 156-155, התכלית העומדת בבסיס הוראה זו היא התכלית הראשונה, דהיינו שמירה על תקינות הפנקס אשר נועד לאפשר מסחר הוגן ולמנוע הטעייה של הציבור. על כן ראיה חדשה העשויה לתת תמונה עובדתית מדויקת יותר, כגון סקר דעת קהל לגבי אחד מסימני המסחר או תצהיר המפרט את הוצאות הפרסום של אחת החברות, ראוי שתוכלל בשיקול דעתו של השופט. הפסיקה הרחיבה את סעיף 25(ד) הדן בערעור בפני בית המשפט והחילה אותו, על בסיס אותו רציונאל, גם על דיון בפני הרשם, כפי שכתבה השופטת נתניהו: "לדעה זו מגיעה אני גם כשאני מקבלת כי המועד הקובע לבחינת השאלה [האם רכש הסימן אופי מבחין למעשה מכח שימוש- ס. ג'.] הוא מועד בירורה של הבקשה למחיקתם של הסימנים ולאו דווקא מועד הגשתה של אותה בקשה (ראה סעיף 25(ד) לפקודה)" (בג"ץ 1448/85 קליל תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים, וסימני המסחר פ"ד מב(1)309, 326. (להלן: פרשת קליל)). אם כן התכלית הראשונה מוליכה לפרשנות מרחיבה המבקשת להתחשב במרב הנתונים בבואנו להכריע בשאלה האם הציבור יבוא לכלל טעות עקב רישום הסימן המבוקש. אולם לעיתים המשמעות של הגשת ראיות בסמוך למועד בירורה של הבקשה, היא הקניית יתרון בלתי הוגן לאחד הצדדים. כפי שאומר המלומד פרידמן לעניין הדיון בבקשות מתחרות (סעיף 29 לפקודה): "... יש בידו להביא לרכישת זכויות בחוסר תום לב על ידי שימוש מָסיבי בסימן לאחר הגשת הבקשה המתחרה באופן בלתי פרופורציונלי לשימוש שנעשה בסימן ערב הגשת הבקשה המתחרה, כאשר כל מטרת השימוש המסיבי תהיה למנוע מהצד שכנגד ליהנות מזכויות בסימן המבוקש" (ע' פרידמן, סימני מסחר- דין, פסיקה ומשפט משווה, (מהדורה שנייה, 2005) 425) התכלית השנייה אפוא, מוליכה אל פרשנות מצמצמת אשר תסרב לקחת בחשבון ראיות שהושגו בחוסר תום לב כמו גם ראיות שמקנות יתרון דיוני בלתי הוגן לאחד הצדדים. האיזון בין השתיים ייעשה בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה. סימני מסחר חדשים 11. כיצד יש להתייחס לסימני מסחר חדשים שנרשמו בפנקס על ידי מתנגדת, בחלון הזמן שבין מועד קיבול סימן מבוקש למועד רישומו (להלן: סימני מסחר חדשים)? ראשית ניתן, ולעיתים אף נדרש, להתייחס לפעולת רישום סימני מסחר חדשים כאל ראיה המעידה על כוונות הצדדים; סימן מסחר חדש יכול להעיד על חוסר תום ליבה של המתנגדת ובאותה מידה יכול הוא להעיד על מדיניות עסקית עתידית של המתנגדת אותה יש לקחת בחשבון. אולם כאן אין ענייננו רק בכוונות הצדדים; בראש ובראשונה ענייננו בשאלה האם על הרשם להתחשב בסימני המסחר החדשים בבואו להכריע בשאלת סימן המשיבה? נבחן את פעולתן של שתי התכליות על שאלה זו. התכלית הראשונה הבוחנת את אמינות הפנקס אל מול קהל הצרכנים, מובילה למסקנה כי לא יהיה זה נכון להתעלם מסימני מסחר רשומים, חדשים ככל שיהיו. התעלמות זו יכול ותביא להימצאותם של סימנים דומים ומטעים זה לצד זה עלי פנקס, ומשכך להטעיית הצרכנים. לעומת זאת, התכלית השנייה הבוחנת את שאלת התחרות ההוגנת בין שני הצדדים, מביאה למסקנה קצת שונה; נבחן את התנהלות המערערת אל מול המשיבה. מחומר הראיות שלפנינו נראה כי המערערת לא פעלה בחוסר תום לב ולא ביקשה לנצל באופן ציני את חלון הזמן שבין מועד הקיבול למועד הרישום. מועד הקיבול של הסימן המבוקש היה ביום 9.11.00 ומועד פרסומו לשמיעת התנגדויות היה ביום 31.5.02. ואילו כבר ביום 16.8.01 תשעה חודשים לפני מועד פרסום הבקשה להתנגדות, הגישה המערערת בקשה לרישום סימנה השני. כמו כן מתצהיר המערערת אשר אינו מעורר ספק, עולה כי בקשתה לרשום את סימניה החדשים, בהם השמיטה את המספר "2000", היתה חלק ממהלך שיווקי בינלאומי אשר כלל מעבר מסימן המסחר "GATEWAY 2000" לסימן המסחר "GATEWAY". והא ראיה, סימן המסחר "GATEWAY" ללא עיצוב ועבור מוצרים מאותו הסוג, נרשם בארצות הברית ביום 2.10.01 ובאיחוד האירופאי כבר ביום 22.7.98. נמצאנו למדים כי התמריץ העיקרי של המערערת לא נבע מחוסר תום ליבה אלא ממהלך עסקי נרחב. אולם מבחן התחרות ההוגנת בין הצדדים אינו נעצר פה. מפאת ההגינות, היה על המערערת לעדכן את הרשם במועד קיבול שתי בקשותיה האחרונות (סימני מסחר 160115 ו-1690694) על התנגדותה לסימן המבוקש הממתינה להכרעה. כמו כן, שקילת סימניה החדשים של המערערת על ידי הרשם עשויה לתמרץ מתנגדות עתידיות להימנע מלהפנות את תשומת ליבו בבואן לרשום סימני מסחר חדשים, על דבר קיומן של התנגדויות הממתינות להכרעה באותו עניין. לבסוף, שקילת סימניה החדשים של המערערת תעניק לה יתרון דיוני בלתי הוגן על חשבון המשיבה. אם כן, התכלית השנייה מובילה לאי שקילת הסימנים החדשים בהכרעת הרשם. 12. פועל יוצא של דיוננו הוא כי הפתרון לא יכול להיות התעלמות מסימני המסחר החדשים אך גם לא יכול להיות לקיחתם בחשבון כחיזוק לעמדת המתנגדת; יש לבחור בדרך ביניים המצליחה ליישב בין שתי התכליות. להלן פירוט אופן הבדיקה המיישב בין שתי התכליות. עלינו לפתוח בהשוואת הסימן המבוקש של המשיבה לסימן הראשון של המערערת. באם נמצא דמיון מטעה בין השניים הרי שיש לדחות את הסימן המבוקש ובכך תתאפשר הותרת רישום סימניה החדשים של המערערת על כנם. אולם, אם לא יימצא דמיון מטעה בין שני הסימנים יש לקבל את הסימן המבוקש. משכך, יהיה עלינו להשוות בין סימן המשיבה אשר אושר לרישום לבין סימניה החדשים של המערערת. במידה ואף כאן לא יימצא דמיון מטעה הרי שכלל הסימנים ירשמו בפנקס. אולם אם יימצא דמיון מטעה בינם, על הרשם יהיה לקבל את הסימן המבוקש רק לאחר שימחק או יוסיף סייג לסימנים החדשים. השאלה המקדמית השנייה 13. נעבור לשאלה השנייה והמרכזית העומדת לדיון: האם הקטגוריזציה של סימן המסחר, משליכה על היקף ההגנה אשר תינתן לו אף לאחר רישומו. סעיף 11(10) לפקודה מהווה נקודת מוצא לבחינת הקטגוריזציה של סימני מסחר. הסעיף מונה סימנים אשר אינם כשרים לרישום ובהם: "11(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9"; תוצאתו העקיפה של הסעיף היא יצירת קטגוריזציה ראשונית בסימני מסחר בין סימנים "רגילים" ובין סימנים בעלי אופי תיאורי אשר צריכים להוכיח אופי מבחין כדי להירשם בפנקס. פסיקתנו, בעקבות הפסיקה האמריקאית (Abercrombie & Fitch, Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) ) הרחיבה את החלוקה הבינארית (סימן רגיל אל מול סימן תיאורי) בקובעה ארבע קטגוריות של סימני מסחר: 1) סימנים פרי הדמיון; 2) סימנים רומזים; 3) סימנים מתארים; 4) וסימנים גנריים (פסק הדין המנחה לעניין זה הוא ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ-עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ- עיתון "משפחה טובה" פ"ד נה(3) 933 (להלן: פרשת עיתון משפחה). פסק הדין עוסק בעילת גניבת עין אך מאז נעשה שימוש בקטגורזיציה זו במספר פסקי דין העוסקים בסימני מסחר ובהם: ע"א 8981/04 אבי מלכה - "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה (1997) ניהול מסעדות בע"מ (טרם פורסם), פסקאות, 16 ו-28 (להלן: פרשת אווזי); ע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (טרם פורסם); ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם (טרם פורסם)). שאלת סיווגו של הסימן, אשר עולה מסעיף 11(10) לפקודה ואשר עלתה רבות בפסיקה, משפיעה באופן ישיר על שאלת רישומו של סימן המסחר בפנקס. ככל שהסימן מתרחק מהקוטב הגנרי ומתקרב אל הקוטב הדמיוני-שרירותי כך מתיישרת בפניו הדרך לרישומו בפנקס. על כן בבוא הרשם להחליט האם יש לרשום סימן מסחר ובכך להעניק לו את הגנת הפנקס, עליו להקדים ולבחון את סיווג הסימן. רציונאל הקטגוריזציה- האופי המבחין 14. כעת עלינו להבין מהו הטעם לאותה קטגוריזציה המשפיעה על שאלת רישומו של סימן מסחרי. לשם כך נפנה לסעיף 8 לפקודה אשר משמש כ-axis mundi שלה בהציבו כתנאי ראשוני את דרישת האופי המבחין: "8. סימנים כשרים לרישום (א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין). (ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום". המלומד זליגסון מוסיף ומבאר: "דרישת החוק היא יסודית והיא מופיעה כמעט בכל החוקים שנתקבלו במדינות אחרות בדבר סימני המסחר. הסימן צריך להיות כזה שקהל הקונים (או מקבלי השירותים) יידע לזהות אותו ולאבחנו מסימנים אחרים שמתנוססים על סחורות אחרות" (א.ח. זליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם (תשל"ג) 20). דרישה זו לאופי מבחין היא שעוברת כחוט השני במדרג הקטגוריות. סימן גנרי לא יכול לרכוש אופי מבחין מעצם הגדרתו ועל כן הוא אינו זכאי להגנת הפנקס; סימן תיאורי מתחיל את חייו ללא אופי מבחין, שכן מוצר מתחרה בעל סממנים דומים יכל אף הוא להתהדר באותו הסימן. על כן רק לאחר חיי מדף ושעות פרסום, הם "השימוש למעשה" הנדרש לפי סעיף 8(ב) לפקודה, ניתן לבחון האם מה שהחל כסימן תיאורי רכש משמעות שנייה המקנה לו אופי מבחין; סימן דמיוני (הפסיקה האמריקאית מחלקת קטגוריה זו לשתיים- סימן שרירותי וסימן דמיוני) ולרוב אף סימן מרמז, אינם קשורים באופן אינהרנטי למוצר הנושא את שמם, ובכך (באופן פרדוכסאלי קמעא) הם רוכשים את האופי, המבחין בינם ובין מוצרים מקבילים: "The latter three categories of marks [suggestive; arbitrary; and fanciful- S. J.], because their intrinsic nature serves to identify a particular source of a product, are deemed inherently distinctive and are entitled to protection" (Two Pesos v. Taco Cabana, 505 U.S. 763, 768, (1992)) השיקולים העומדים ברקע דרישת האופי המבחין 15. ראינו כי הקטגוריזציה של הסימנים מכריעה בשאלת רישומו של סימן מסחר ועוד ראינו כי הקריטריון העומד בבסיס הקטגוריזציה הוא קריטריון המובחנוּת. כעת עלינו להבין מדוע המובחנות היא התנאי המכריע לרישומו של סימן מסחר. התשובה לכך כמעט מובנת מאליה; באמצעות האופי המבחין הציבור יכול לקשר את הסימן עם סחורה ממקור מסוים ובכך גלומים יתרונות כלכליים לציבור הצרכנים ולחברות היצרניות. תשובה נוספת, צידו השני של אותו מטבע, הנה כי אנו דורשים אופי מבחין היות ואיננו ששים להגביל את חופש הביטוי וחופש המסחר. משעה שסימן נרשם בפנקס הוא מֵצר את זכותם של סוחרים אחרים מלהשתמש במילות הסימן. לא במהרה נסכים להפקיד בידי גורם מסחרי את זכות השימוש במילות המילון. כך אמרה בין היתר הפסיקה: "אך יש שרכישת המשמעות השניה, אף שהוכחה, לא תועיל לרישום סימן, החסר כל אופי מבחין מטיבו, כדי שלא להקנות מונופול בו למי שהצליח להשתלט עליו על ידי שימוש וכך לגזול מהציבור את זכות השימוש בו. הטעם הוא, שסימן משולל סגולת אבחנה צריך להישאר נחלת הכלל". (פרשת קליל, בעמ' 315) וכן: "צימצומה והגבלתה של ההגנה הניתנת למלת תיאור או לשם שגור בשפה נועדו, כמובן, למניעת הקנייתו של מונופולין לבעל עסק ולעידוד התחרות החופשית באורח המשרת למרב את קהל הצרכנים. המשפט לא יתיר לפלוני להפקיע מילה מן השפה לטובת עסקו, ומכאן זהירות-היתר שאנו מחוייבים בה" (פרשת עיתון משפחה, בעמ' 946). לסיכום, שני השיקולים העומדים מאחורי תביעת המובחנות הם שיקול ההגנה על אינטרס הצרכן המבקש לקשר בין המוצר לבין היצרן והן שיקול ההגנה על האינטרס הציבורי ומניעת הגבלת השיח הכלכלי. נעיר במאמר מוסגר כי כאשר השיקולים יתנגשו יש ונעדיף במקרי קיצון את התכלית השנייה. כך למשל ייתכן וסימן ירכוש אופי מבחין אולם נטייתו לקוטב התיאורי-גנרי תביא למניעת רישומו בפנקס (בע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' שקד ישראל (טרם פורסם) פסקה 23). מעתה בבואנו לבחון את שאלת היקף ההגנה הניתן לסימן-מסחר רשום, עלינו לשקול את שני השיקולים הנבדלים. היקף ההגנה הניתן לסימן מסחר לאחר רישומו 16. המערערת טוענת כי כל סימן אשר עבר את מחסום הפנקס ונרשם עלי ספר, זכאי להגנה מלאה. לדידה, האבחנה הקטגוריאלית חדלה להיות רלוונטית לאחר רישום הסימן. על כן, ממשיכה המערערת, יש ליישם את המבחן המשולב לבחינת הדמיון המטעה בין סימן מבוקש לסימן רשום, על פי סטנדרטים אחידים ומבלי להידרש לשאלת אופיו של הסימן הרשום. לאור השיקולים אשר הצבנו לעיל, איננו מקבלים טענה זו. סימן הנוטה לקוטב התיאורי הנו סימן חלש לאור שני השיקולים: הן האינטרס הצרכני והן האינטרס הציבורי של חופש הביטוי. משעה שרכש הסימן התיאורי אופי מבחין הוא הצליח לרפא באופן חלקי את חולשתו שכן כעת ציבור הצרכנים יֵדע לקשר בין הסימן לבין יצרן פלוני. אך עדיין הבעייתיות שבהגבלת חופש הביטוי המסחרי אינה מקבלת מרפא וההגנה על הגבלה זו תהיה מצומצמת. על כן מסקנתנו היא כי היקף ההגנה לה זכאי סימן מסחר רשום בעל מאפיינים תיאוריים, דהיינו סימן מסחרי חלש, הנו מצומצם על אף היותו רשום. כלומר שאלת הקטגוריזציה ממשיכה להיות רלוונטית גם לאחר רישום הסימן. 17. מטאפורה המבהירה את הקשר בין שאלת הקטגוריזציה לבין היקף ההגנה אשר תינתן לסימן מסחר גם לאחר שנרשם, ניתן למצוא במאמרו של השופט Leval: "It may be helpful in understanding this complexity of the trademark right to picture trademark protection geometrically- in the form of a cone, point down. Each mark occupies a horizontal section of the cone. The cone depicts the degree of legal muscle (or power to exclude) possessed by any particular mark. It illustrates the differences in legal muscle of different marks depending on the degree to which protection of the owner's exclusivity would interfere with the free-speech entitlements of others…. A mark which has legal validity but is weak is at the low end of the cone, where it occupies only a narrow circle. It can exclude others only within a very narrow scope. It can exclude others from using the same mark on the same goods (perhaps only in the same geographic area), but little or nothing beyond… When a descriptive mark becomes recognized and moves up into the protected area of the cone, it does not move up very far" (P. Leval Trademark: Champion of Free Speech, 27 Colum. J. of L. & Arts 187, 191-192 (2004)). כלומר מעטפת ההגנה הניתנת לסימני המסחר מדומה לקונוס; סימנים דמיוניים יושבים בקצהו העליון של הקונוס ונהנים מהיקף הגנה נרחב בעוד סימנים גנריים יושבים בקצה התחתון ללא כל הגנה. בתווך ממוקמים הסימנים המתארים והמרמזים. היקף ההגנה בא לידי ביטוי בעצם הרישום אך ממשיך לקבל ביטוי בהיקף ההגנה לאחר הרישום מפני סימנים דומים אחרים. המלומד Waldow אף הוא מציין שהיקף ההגנה הניתן לסימן מסחר רשום תלוי בסיווגו: "A descriptive term may be sufficiently distinctive to be protected against precise copying, but may still not enjoy protection of such wide scope as a term which is wholly arbitrary. Other traders are free to use similar descriptive expressions as their own trade names or marks, and smaller differences will suffice to distinguish them than in the case of fancy words" (C. Wadlow The Law of Passing-Off (London, 3rd edition, 2004) 632). דבריו אמנם נסובים על עוולת גניבת עין אך כפי שכבר ציין השופט חשין (פרשת עיתון משפחה, בעמ' 945) דיני גניבת עין דומים עד מאוד לדינים של סימני מסחר ועל כן לעיתים קרובות נקיש בין השניים. פסיקתנו קבעה לאחרונה לעניין הפרת סימני מסחר (פרשת אווזי, פסקה 29) כי סימן תיאורי אשר רכש אופי מבחין זכאי להגנה מוחלשת שכן לעיתים די יהיה בהטיית מילות הסימן הרשום כדי ליצור סימן מסחרי נבדל וכשר (אווזִי אל מול אווזֵי). זאת בשונה מסימן מרמז או דמיוני, אשר ההגנה עליו תהיה אף מפני הטיותיו. זהו תימוכין נוסף למסקנתנו כי הקונוס היוצר אבחנה בין סוגי הסימנים לעניין ההגנה, ממשיך להשפיע גם לאחר הרישום. סיווג הסימן "GATEWAY" 18. משעה שעמדנו על חשיבות הסיווג של סימן המסחר לצורך הכרעה בהיקף ההגנה לה יהיה זכאי, ניגש לבחון את אופי סימן המערערת. מקובלת עלינו הערת הרשם (החלטת הרשם, פסקה 46) כי בסימן המסחר הראשון של המערערת (GATEWAY 2000) המילה הדומיננטית היא GATEWAY. כמו כן לאור דיוננו לעיל החלטנו שלא להתעלם מסימני המסחר החדשים שרשמה המערערת בהם נותרה המילה הראשונה- GATEWAY, על כנה. הרשם ציין כי משמעות המילה "GATEWAY" הנה "שער או מעבר, כאשר לרוב השימוש במילה מתייחס ליחידת תקשורת (מחשב) אשר משמשת כנקודת יציאה או כניסה בחיבור בין רשתות תקשורת" (החלטת הרשם, פסקה 38). מדובר אפוא, במונח טכני מרכזי בעולם המחשבים. אולם אין בכך כדי לקבוע מסמרות בשאלת אופיו של הסימן. בכדי לסווג את הסימן באחד מארבע הקטגוריות, יש לבחון אותו אל מול מוצרי החברה. המוצרים המנויים בפנקס בפרטי ארבעת סימני המסחר, הינם מוצרי חומרה- בראש ובראשונה מחשבים וציוד היקפי למחשבים אך גם נגני מוזיקה, טלפונים ניידים, מצלמות דיגיטליות ועוד. רק בפרטי סימן מסחר 1600115: "G-GATEWAY" המעוצב, נכללים במסגרת רשימה ארוכה של מוצרים גם "תקליטורים הכוללים הקלטות של תרגול לימודי בתחום של מחשבים ותוכנות מחשב". כלומר למעט תקליטורי לימוד, יתר מוצרי המערערת הם מוצרי חומרה. שאלתנו כעת היא האם הסימן "GATEWAY" הוא סימן תיאורי או שמא מרמז הוא לעניין מוצרי החומרה של המערערת. הקריטריון המרכזי המשמש לעריכת אבחנה בין סימן מרמז לסימן תיאורי הנו עד כמה מיידית וישירה היא הזיקה המחשבתית המקשרת בין הסימן לבין המוצר. משעה שזו מצריכה מחשבה כלשהי מצד הצרכן הרי שעניין לנו עם סימן מרמז (ע' פרידמן, לעיל, בעמ' 127; וראה דוגמה בפסיקה האמריקאית: AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 349 (9th Cir. 1979)). המונח הטכני "GATEWAY" מעורר אסוציאציה אל עולם מחשבים אך בוודאי שאינו מתאר את מאפייני מוצרי החברה ובראשם מחשבים ומחשבים ניידים. כמו כן לצד המשמעות הטכנית של המונח קיימת גם המשמעות המילולית דהיינו 'פתח' או 'שער', וזו יוצרת דו-משמעות מסוימת, בבחינת השער הניצב בפתח עולם המחשבים, אשר אינה נסתרת מאוזן ישראלית. המרווח שעל הצרכן לגשר בין המונח "GATEWAY" לבין המחשב שלמכירה הוא שהופך את סימן המסחר לסימן מרמז. על כן בתוך עולם החומרה, בייחוד ברדיוס הקרוב למכירת מחשבים, יזכה הסימן ""GATEWAY להגנה הניתנת לסימן מרמז. 19. שונה דין המונח "GATEWAY", בצאתו את עולם החומרה עת הגיעו אל עולם התוכנה, בפרט עולם התוכנות העוסקות בהמרת תכנים אינטרנטיים לפורמט סלולארי. בהיכנסו לתחום זה חדֵל המונח "GATEWAY" להיות בגדר רמיזה ומתחיל הוא לתפקד כמילת תיאור שכן דרך ה-gateway עוברת האינפורמציה מהאינטרנט לתקשורת הסלולארית. כפועל יוצא, גם היקף ההגנה לה יזכה סימן המסחר יצטמצם עם מעבר זה ודי יהיה בשינויים קלים בכדי להכשיר את רישומו של סימן אחר. נוסיף ונאמר כי לוּ היתה חפצה חברת GATEWAY להרחיב את עיסוקיה גם אל עולם התוכנה של המרת תכנים, היה סימנה יורד מַדרגה בקונוּס סימני-המסחר והופך לשם תיאורי. ומשכך, גם אם היה רוכש אופי מבחין המצדיק את רישומו בפנקס, הגנתו היתה פחותה (וראו:Abercrombie & Fitch, Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976) לדיון על שינוי הקטגוריה של אותו סימן כפונקציה של סוג המוצר). המשמעות של הגנה פחותה עבור סימן מסחרי תיאורי רשום הנה כי די יהיה בשינויים "מסוימים" בכדי להכשיר את רישומו של סימן מסחרי אחר במקביל. הגדרת היקף השוני תיעשה לאור כל מקרה ונסיבותיו הייחודיות. השאלה המקדמית השלישית 20. השאלה המקדמית השלישית שמציב ערעור זה היא האם לצורך עריכת המבחן המשולב יש להתבסס על הפרטים המופיעים בפנקס או שמא די להתבסס על מצב הדברים בפועל. ככל שידיעתנו מספקת, לא מצאנו התייחסות ענפה לשאלה זו בפסיקה או בספרות. נקודת המוצא היא כי מתחם הפעילות של המערערת ושל המשיבה נקבע על פי הפירוט שבפנקס ולא על פי מצב הדברים בפועל. כך נאמר בין היתר בע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב (טרם פורסם), בפסקה 23 (להלן: פרשת Unilever): "עוד יש להוסיף בנקודה זו, כי שיווק הסימן המבוקש אינו מוגבל לספא, חנויות טבע ואינטרנט. אין כל מניעה כי ביום שבו יותר הסימן לרישום, יחל המשיב לשווק את מוצריו אף הוא, בכל המקומות בהם משווקת המערערת". אולם לא יהיה זה נכון להתעלם לחלוטין ממצב הדברים בפועל. הפנקס מונה רשימה טכנית אשר לרוב אינה משקפת היטב את אופי השימוש בסימן המסחר כפי שזה מוכר לצרכן. על כן ראוי לשקלל לצד הרישום בפנקס גם את השימוש בפועל תוך לקיחה בחשבון את המרווח העתידי שמותיר ומתיר הרישום בפנקס. מצינו, בספרות העוסקת בהשוואה בין סימני מסחר דומים, דרישה לקחת בחשבון את מצב הדברים בפועל: "If in fact it is known what use an applicant intends to make of his mark, then that use cannot be excluded" (D. Kitchin et al, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (London, 13th ed., 2001) 235). נוסיף ונעיר כי אם נאמץ את גישת המערערת באופן קיצוני ונתרשם אך ורק מהרשום בפנקס, כמעט ולא נוכל ליישם את המבחן המשולב המשווה את סוג הלקוחות ואת צינורות השיווק. כך למשל ברע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות 1984 בע"מ, פ"ד מז(5) 165, קבע השופט ש. לוין כי לא קיימת חפיפה בין חוגי הלקוחות של שתי חברות המייצרות ארוחות מוכנות למפעלי תעשייה שכן אחת החברות פנתה בעיקר למגזר החרדי. את הקביעה הזו לא ניתן היה לגזור מהפירוט בפנקס אלא רק מהסתמכות על ראיות אשר שיקפו את מצב הדברים בפועל. נסכם כי על הרשם לפתוח את בדיקתו בבחינת פרטי הסימן הרשום ופרטי הסימן המבוקש משם עליו להמשיך ולבחון את השימוש בפועל שנעשה בסימני המתנגדת ובסימן המבוקש ולבסוף לקחת בחשבון את משקל הפער בין השניים זאת על פי הנסיבות הקונקרטיות. מן הכלל אל הפרט 21. משעה שעמדנו על שלוש השאלות המקדמיות, יכולים אנו לפתוח במבחן המשולב ולהכריע האם קיים דמיון מטעה בין הסימנים "GateWave" ל"GATEWAY". המבחן המשולב התגבש לאורך השנים בפסיקה (החל מע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד יט(2) 673, 675 ועד לאחרונה בפרשת Uniliver) ומטרתו לבחון האם הצרכן הסביר יוטעה לחשוב כי מקור שני סימני המסחר הינו זהה, לאור הדמיון בין השניים. המבחן כולל שלושה רכיבים העומדים זה לצד זה ומשתקללים לבסוף לכלל הכרעה. המבחן נפתח בבחינה ממוקדת של הסימן דהיינו מבחן העין, החזות והפרטים המבחינים ומבחן הצליל; הוא נמשך בבחינת הקונטקסט של הסימן דהיינו מבחן חוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין ומבחן צינורות השיווק; ולבסוף מבחן כולל הבוחן את יתר הנסיבות העשויות להשפיע על שאלת ההטעיה. 22. מבחן הצליל: לעניין הצליל, הדמיון בין הסימן "GATEWAY" לבין הסימן "GateWave" הוא רב. ההבדל הפונטי בינם בא לידי ביטוי בתוספת עיצור חותֵם לסימן המשיבה, הבדל פעוט. האוזן, בוודאי הישראלית אשר אינה רגישה דיה לניואנסים באנגלית, מתקשה להבחין בהבדל זה. מבחן המראה: ישנם שני שינויים מרכזיים בין הסימן "GATEWAY" לבין הסימן "GateWave": האחד, האות W הכתובה כאות רישית וחוצה את המילה לשני חלקים והשני, החלפת האות Y באותיות VE. הבדלים אלו אינם מטשטשים את הדמיון החזותי בין שני הסימנים. דמיון זה אינו מקרי כפי שהצהיר על כך מנהל המשיבה: "הדמיון למושג Gateway אכן קיים ובאופן מכוון, הואיל והמוצר משמש כשער לתקשורת סלולארית, אך ברור שאין כאן כל ניסיון להידמות לחברת גיטווי" (מוצג 7 לתיק מוצגי המשיבה, סעיף 6) שכן מטרתם היתה להידמות למונח המקצועי GATEWAY. לסיכום, על פי הבחינה הפונטית ישנו דמיון בין הסימנים המתקרב לכדי זהות ומבחינה ויזואלית ישנו דמיון המקשר בין המילה "GateWave" לבין המילה "GATEWAY". אולם לא די בהצבעה על דמיון בין הסימנים, עלינו לבחון האם דמיון זה עשוי להטעות את הצרכן הסביר. לשם כך נעבור לבחינות הנוספות המתייחסות לקונטקסט של הסימן. 23. מבחן סוג הטובין: האם עניין לנו בטובין מאותו הגדר? הן המערערת והן המשיבה עוסקות בתחום המחשבים אולם באגפים שונים של תחום זה. מוצרי המערערת כוללים מחשבים, ציוד היקפי למחשבים ושירותים למחשבים, דהיינו חומרה. לעומת זאת המשיבה מספקת שירותי המרת תכנים למפעילים סלולאריים, דהיינו תוכנה. בעוד מוצרי המערערת הינם מוצרי מדף עבור צרכני מחשבים הרי שמוצרי המשיבה נמכרים בכמות קטנה בהרבה וישירות אל מול המפעילים הסלולאריים. השוני בין סוגי הטובין נהיה עוד יותר בולט עם בחינת המאפיינים הנוספים של המוצר. מבחן סוג הלקוחות וצינורות השיווק: הרשם הצביע על ההבדלים הניכרים הקיימים במבחן זה. הלקוחות של המערערת כוללים את המגוון הרחב של הציבור הרוכש מחשבים, ממנהלי חברות ענק ועד למשתמשי הקצה אשר אינם בהכרח בקיאים בתחום. ואילו המשיבה פונה אל מפעילים סלולאריים הזקוקים לטכנולוגיית המרת תכנים. על כן הלקוחות הפוטנציאליים שלה הינם אנשי מקצוע המבינים היטב בשוק התקשורת ומודעים לכך שהמוצר "GateWave" הוא פיתוח של חברה ישראלית עצמאית אשר אינה קשורה אל החברה האמריקאית GATEWAY העוסקת בתחומים אחרים. אותם אנשי מקצוע מכירים בוודאי את המונח המקצועי "gateway" ועל כן מבינים כי הסימן "GateWave" מרמז על ה-gateway במובנו המקצועי ולא המסחרי. כך גם צינורות השיווק בין המוצרים שונים עד מאוד. בעוד המערערת משקיעה כספים רבים בפנותה לקהל הרחב הרי שהמשיבה פונה באופן אישי למְעט המפעילים הסלולאריים הקיימים בשוק. 24. כלל הנסיבות: בשלב זה עלינו לפנות חזרה להנחות המקדמיות אשר ביססנו בשלב הראשוני של דיוננו ולמזגם עם תוצאות המבחן המשולב עד כה. קבענו לעיל כי הסימן "GATEWAY" הוא סימן תיאורי בתחומים מסוימים ובהם תחום העיסוק של המשיבה. על כך הוספנו כי היקף ההגנה לו יזכה סימן המערערת קטֵן בתחומים אלו וניתן יהיה ביתר קלות להוכיח שוני בין סימן מבוקש לבין סימנה הרשום בהגיענו לתחום המרת התכנים מהאינטרנט לסלולארי. כעת ניתן לקבוע כי השוני באופי הטובין, בסוג הלקוחות ובצינורות השיווק מביא לדחיית הטענה כי עומדים לפנינו סימנים דומים כדי הטעיה. משעה שלקוחות המשיבה הם אנשי מקצוע אשר יודעים כי המילה gateway היא מונח מרכזי בתחום הנדון, אין סיבה לחשוש מפני זיהוי שגוי של מוצר המשיבה עם בית היוצר של המערערת. אמנם על פי מבחן העין ועל פי מבחן הצליל הסימנים דומים, אולם אין בנו חשש כי דמיון זה יביא לבלבול או הטעיה של הצרכנים. 25. צודקת המערערת כי הפירוט בפנקס אינו מונע את המשיבה מפיתוח מוצר אשר יפנה לקהל הרחב ואשר יעסוק בתוכנות הרחוקות מעולם המרות התכנים ואף קרובות לעולם החומרה של המערערת. באיזורים אלו סימנה של המערערת זכאי להגנה רחבה יותר וייתכן כי המבחן המשולב יביא לתוצאה אחרת. סעיף 18 לפקודה מעניק סמכות לרשם לשנות את תנאי הבקשה לרישום סימני מסחר: "בכפוף להוראות פקודה זו רשאי הרשם לדחות בקשה או לקבל אותה כמו שהיא או בתנאים, בתיקונים או בשינויים, או בהגבלות שימצא לנכון להטיל לגבי דרך השימוש או מקום השימוש או לגבי ענין אחר". על כן בכדי לצמצם את הפער בין הפירוט בפנקס לבין מצב הדברים בפועל אציע לחבריי להחזיר את הדיון לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר למטרה אחת ויחידה והיא תיקון נוסח הפירוט בסימן מסחר הרשום של המשיבה מספר 143745. על נוסח זה להגדיר באופן ממוקד יותר את אופי תוכנות המחשב של המשיבה תוך איזון בין האינטרס של המשיבה להרחיב את עיסוקיה בעתיד לבין שמירה על התיחום בין תחום עיסוקה של המשיבה לתחום עיסוקה הרשום של המערערת. במאמר מוסגר נציין כי משעה שלא מצאנו דמיון מטעה בין סימן המסחר של המשיבה לבין הסימנים החדשים של המערערת מתייתר הדיון בשאלת פסילת סימניה החדשים של המערערת. על כן הסתפקנו בדיון אחד בו השוונו את סימן המשיבה לכלל סימני המערערת. מאותו הטעם, לא נדרשנו להכריע בסוגיה אשר העלתה המערערת בסעיפים 11-12 לסיכומיה בכתב, לעניין השאלה אשר עמדה לדיון בפני הרשם (התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 113595 ו-113596 לעניין השם: MARCO POLO), האם לרשם עומדת הסמכות למחוק על דעת עצמו סימנים שרישומם בטעות או שמא על המשיבה מוטלת החובה לצרף לבקשתה בקשה נוספת למחיקת סימני המסחר החדשים של המערערת על בסיס סעיף 38 לפקודה. סוף דבר 26. סימני המשיבה לא נמצאו דומים לסימנים הרשומים של המערערת כדי הטעיה. משכך העילות המצויות בסעיף 11 לפקודה בסעיפים 11(5), 11(6), 11(9), 11(13), ו-11(14) בהן נתלתה המערערת, אינן חלות לענייננו. התוצאה היא כי ארבעת סימני המערערת וסימנה המבוקש של המשיבה יכולים לדור בכפיפה אחת בפנקס. אולם בכדי למנוע פער בין מצב הדברים בפועל לבין הרישום בפנקס אנו מורים על החזרת העניין לרשם כדי לתקן את הפירוט של סימן מסחר 143745 של המשיבה לאור העקרונות המנויים לעיל. על כן דין הערעור להידחות בכפוף לתיקון כאמור לעיל. בנסיבות העניין המערערת תישא בשכר טרחת עורך הדין של המשיבה בסכום של 20,000 ש"ח. ש ו פ ט השופט ד' חשין: אני מסכים לפסק דינו של חברי השופט ס' ג'ובראן. ש ו פ ט המשנה לנשיאה א' ריבלין: בפסק דינו היסודי מציע חברי השופט ס' ג'ובראן לדחות את הערעור בכפוף לכך שהדיון יחזור לרשם לצורך הגדרה ממוקדת של סוג הפעילות של המשיבה שלגביו יתייחס סימן המסחר. חברי מגיע למסקנה זו גם לאחר שהוא בוחן את סימניה המאוחרים יותר של המערערת. לכך אני מסכים וזאת אף בלא שאביע עמדה בשאלה מה היה הדין אילו נמצא כי קיים דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימנים המאוחרים, ובשאלה הנוגעת לקיום הבדלים הנובעים משיוך הסימן לפעילות בתחום התוכנה או החומרה. המשנה לנשיאה לפיכך הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ס' ג'ובראן. סימן מסחריערעור