1. בפני בקשה למחיקת סימני המסחר 60509, 60510, 60511, 60512, 60184 הרשומים על שם חברת וורסצ'ה 83 בע"מ (להלן: "בעלת הסימנים"). הסימנים שמחיקתם מתבקשת נראים כך: 2. הסימנים נרשמו בפנקס סימני המסחר בשנת 1989 לאחר שחברת Gianni Versac S.p.A. (להלן: "מבקשת המחיקה") חזרה בה מן ההתנגדות שהגישה לרישום הסימנים. 3. החל משנת 2000 מנהלת מבקשת המחיקה נגד בעלת הסימנים הליכים בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעוולה של גניבת עין. בקשה זו שבפניי הוגשה ביום 2.5.2001 בטענה שרישום הסימנים נעשה בחוסר תום לב ובמרמה, תוך הטעית הרשם וכלל הציבור. עיקר טענות מבקשת המחיקה 4. מבקשת המחיקה טוענת כי הסימנים שמחיקתם מתבקשת נרשמו במרמה, בהטעיה ובחוסר תום לב ולפיכך דינם להימחק מהפנקס. על עילת מחיקה זו לא חלה מגבלת ההתיישנות של 5 שנים הקבועה בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972, [להלן: הפקודה] 5. גם מחיקת הסימנים בשל היותם זהים לשם העסק של מבקשת המחיקה (סעיף 12 לפקודה) איננה מוגבלת בתקופת התיישנות של 5 שנים. 6. מבקשת המחיקה ממשיכה וטוענת כי סימן המסחר VERSACE הינו סימן מוכר היטב וכי סימן זה נבחר על ידי בעלת הסימנים כדי לנצל את המוניטין של מבקשת המחיקה ולא בתום לב, כפי שטוענת בעלת הסימנים. 7. עוד טוענת מבקשת המחיקה כי בית האופנה VERSACE היה מוכר היטב כבר בתחילת שנות השמונים גם בישראל והוא החל לפעול בישראל ב- 1981 בתחום הבישום. אין זה יכול להיות מקרי כי בעלת הסימנים בחרה שם זה עבור רשת חנויות אופנה. 8. כן טוענת מבקשת המחיקה כי על פי הפסיקה די בבחירה בכיתוב לועזי וזהות לסימן אחר בעל מוניטין בינלאומי כדי להעיד על חוסר תום לב בבחירת סימן מסחר. 9. בעלי הסימן מעידים על עצמם כי מילדותם היו קשורים לעולם האופנה ועל כן אין זה סביר, כך טוענת מבקשת המחיקה, כי לא ידעו מי הוא VERSACE בעת שביקשו לרשום את הסימן על שמם. עוד טוענת מבקשת המחיקה כי בעלי הסימן שינו את גרסתם באשר לאופן בחירת הסימן, כאשר טענו תחילה כי בחרו בו ללא סיבה מיוחדת ולאחר מכן מסרו גרסה לפיה נמסר להם שזהו שמו של כפר איטלקי. לפיכך טוענת מבקשת המחיקה, גרסאותיה השונות של בעלת הסימנים איננה אמינה. בחקירתם הנגדית, שונתה הגרסה שוב ובעלי הסימן טענו כי מדובר בכפר איטלקי באלבניה. לטענת מבקשת הסימן, שינוי גרסאות זה, הסתירות בין העדויות השונות וחוסר מהימנות בעלי הסימן הינם מוטיב חוזר לכל אורך ההליך המשפטי. 10. עוד טוענת מבקשת המחיקה כי בעלי הסימן החלו לעשות שימוש בסמליה המזוהים עימה באופן חד-משמעי החל משנת 1999 וכן במלים המעידות על המקור האיטלקי של האופנה המשווקת על ידיהם. לטענת מבקשת המחיקה, יש בכך כדי להעיד על חוסר תום לבם של בעלי הסימן שעה שלא היה בפיהם כל הסבר לשימוש שעשו. 11. מבקשת המחיקה טוענת עוד כי מספר שנים לאחר רישום הסימנים, החלו בעלי הסימנים לעשות שימוש בסימנים המזוהים עם מבקשת המחיקה ונטשו את הסימנים העבריים שרשמו. בעוד שבתחילה פנתה לשוק העממי יותר, החלה עם השנים לפנות לשוק אחר תוך חיקוי מבקשת המחיקה. 12. לטענת מבקשת המחיקה, הישענות בעלת הסימנים על המוניטין של מבקשת המחיקה והטעיית הציבור המבוצעת על ידה הביאו להתעשרותה שלא כדין של בעלת הסימנים ולדילול המוניטין של מבקשת המחיקה. על בלבול הציבור מעיד סקר הצרכנים שהגישה מבקשת המחיקה. 13. עוד טוענת מבקשת המחיקה, כי בית המשפט המחוזי קיבל בהחלטתו את טענותיה בדבר הטעיה מכוונת וגניבת עין של בעלי הסימן ואף אסר על פתיחת חנות של בעלי הסימן בכיכר המדינה. 14. לבסוף טוענת מבקשת המחיקה כי מעולם לא וויתרה על זכותה הקניינית במוניטין שלה ובשמה ולא השתהתה במימוש זכויותיה מייד עם היוודע לה מעשי בעלי הסימן. מבקשת המחיקה טוענת עוד כי ויתרה על התנגדותה לרישום הסימנים על סמך מצגי בעלת הסימנים, שהוכחו כשקריים. עיקר טענות בעלת הסימנים 15. בעלת הסימנים טוענת כי המצהירה שהעידה מטעם מבקשת המחיקה איננה בקיאה בעובדות ואיננה מוסמכת להצהיר בשמה בהיותה נציגה של זכיין מקומי של מבקשת המחיקה. מצהירה זו אף איננה בקיאה בפרטי וויתורה של מבקשת המחיקה על הליך ההתנגדות שיזמה בשנות השמונים ומשכך אין בפי מבקשת המחיקה הסבר לוויתורה. 16. ממשיכה בעלת הסימנים וטוענת כי על הבקשה למחיקה חלה התיישנות סטטוטורית לפי סעיף 39(א) לפקודה וכי את הבקשה ניתן היה להגיש עד שנת 1994. לטענת בעלת הסימנים, מבקשת המחיקה לא טוענת לחוסר תום-לב בעת רישום הסימן וכל טענותיה הינן בקשר להתנהגות מאוחרת לרישום הסימנים שהחלה בשנת 1999 או 2000 ולפיכך לא יכולה להגיש בקשתה למחיקה "בכל עת" כלשון הפקודה. 17. עוד טוענת בעלת הסימנים, כי הזכות להגיש את בקשת המחיקה "בכל עת" חלה רק על סימנים שנרשמו לאחר התיקון לפקודה בשנת 2000, שכן אחרת תחולת התיקון הינה רטרואקטיבית ומנוגדת לחזקה נגד תחולה כזו. עוד היא טוענת כי ההתיישנות הינה מהותית ולפיכך התיקון המאוחר של הפקודה לא יושיעה. 18. ממשיכה בעלת הסימנים וטוענת כי כלל ידוע בדיני סימני מסחר הוא כי התנגדות שנמחקה כמוה כהתנגדות שהוחלט בה לטובת המבקש. מבקשת המחיקה אף לא סיפקה הסברים למחיקת ההתנגדות ולא הגישה ראיות בשאלה זו. משוויתרה מבקשת המחיקה על התנגדותה ובעלת הסימנים שינתה מצבה והשקיעה כספים בבניית העסק, מנועה היא כעת מלבקש את מחיקת הסימן. מחיקת ההתנגדות אף יצרה השתק פלוגתא לכל הטענות שנטענו בהתנגדות, ביניהן הטעית הציבור. באותה התנגדות אף טענה מבקשת המחיקה כי מקור השם הינו שם המשפחה של מייסדה. משוויתרה על התנגדותה היא גם מושתקת מלטעון היום טענה זו. 19. עוד טוענת בעלת הסימנים כי אם יש למבקשת המחיקה זכויות בסימן וורסצ'ה, היא נמנעה מלהפעיל אותן בתום לב, כפי שהיא מחויבת. 20. לטענת בעלת הסימנים, סעיף 39(א) לפקודה לא יכול לסייע למבקשת המחיקה משום שהוא נועד למקרים בהם עוסק זר מגיע לישראל בפעם הראשונה ומגלה שסימן המסחר שלו נתפס ונרשם על ידי אחר. במקרה זה הייתה מבקשת המחיקה מודעת לרישום הסימן מלכתחילה ועל כן הסעיף לא חל עליה. 21. כן טוענת בעלת הסימנים כי רשמה את הסימנים בתום-לב וכי בהליך זה שהתקיים בפני לא הוכח אחרת. ממשיכה בעלת הסימנים וטוענת כי הנטל בהוכחת חוסר תום לב מוטל על מבקשת המחיקה והיא לא עמדה בו. לטענת בעלת הסימנים, מבקשת המחיקה לא יכולה להסתמך על התנהגות מאוחרת לרישום כדי להוכיח חוסר תום לב ברישום ומכל מקום, בעלת הסימנים עשתה בהם שימוש לכל אורך השנים בדיוק כפי שנרשמו. 22. בעלת הסימנים ממשיכה וטוענת כי לא שינתה גרסאותיה והסבירה זאת בחקירה הנגדית של מר צדיקפור, המצהיר מטעמה. לטענתה, במועד רישום הסימנים, כלל לא ידעה על המעצב האיטלקי וורסצ'ה או על קיומה של מבקשת המחיקה. 23. בעלת הסימנים טוענת עוד, כי מבקשת המחיקה לא הוכיחה שסימנה מוכר היטב בישראל, כי היא מפרסמת אותו בישראל ואף באתר האינטרנט שלה נעדר כל אזכור לחנויות שלה בישראל. לטענת בעלת הסימנים, גם בתחילת שנות השמונים לא היה וורסצ'ה מוכר היטב בישראל. לפיכך, על פי סעיף 52א לפקודה, יכולה בעלת הסימנים להמשיך ולהשתמש בסימניה הרשומים. 24. בעלת הסימנים טוענת כי אין כל תוקף לסקר הצרכנים שהגישה מבקשת המחיקה, כי הוא נערך באופן מגמתי, כי הוא מהווה שינוי חזית אסור וכי כלל איננו רלוונטי לעילת המחיקה העוסקת בעת רישום הסימן. גם יתר הראיות שהוגשו, כגון חולצות שנרכשו בשנת 1999 לטענת מבקשת המחיקה בחנויות של בעלת הסימנים, אינן רלוונטיות לעילת המחיקה. 25. לבסוף טוענת בעלת הסימנים כי מחיקת הסימנים במקרה דנן לאחר שימוש בן 21 שנים בהם הינה בלתי מידתית ומשמעותה חיסול בעלת הסימנים, לרבות, עובדיה וספקיה. טענות מבקשת המחיקה בתשובה לטענות בעלת הסימנים 26. מבקשת המחיקה טוענת, כי סימן שנרשם בחוסר תום לב אין לראות בו סימן שנרשם כדין בפנקס סימני המסחר. לפיכך אין לבעלת הסימנים זכות שיש להגן עליה או אינטרס הסתמכות לגיטימי. 27. עוד טוענת מבקשת המחיקה, כי פרשנות בעלת הסימנים את הוראות הפקודה איננה סבירה שכן אין זה סביר כי הפקודה שללה את סמכותו של הרשם להגן על טוהר הפנקסים. 28. חוסר תום הלב בעת הרישום נלמד, בין השאר, מהשימוש בסימנים. אם היה בפני הרשם בעת הרישום המידע המצוי בפניו היום לא היה רושם את הסימנים כלל. בעלת הסימנים לא הביאה ראיות כי הסימנים נבחרו בתום לב למרות שאצלה הראיות הטובות ביותר לכך. 29. שום ויתור מצד מבקשת המחיקה אין בכוחו להכשיר הונאת הרשם ופגיעה באינטרס הציבורי. דיון 30. בקשה זו למחיקת סימני המסחר תקום או תיפול על שאלה אחת. שאלת תום הלב של בעלי הסימן. כפי שיוסבר להלן, מלבד עילת הביטול המגולמת בשאלה זו, משפיע תום ליבו של בעל הסימן על כלל המחלוקות המשפטיות בהן נדרש אני להכריע. משכך, אפנה ואסקור תחילה את הטענות השונות, ולאחר מכן אדון בשאלת תום הלב ובהשפעתה על מכלול השאלות הטעונות הכרעה. 31. אולם בטרם אפתח בדיון בטענות הצדדים ראוי כי אטעים מספר מילים על אודות פרשנותה התכליתית של פקודת סימני המסחר, ובעיקר על משמעותה של פרשנות זו לעניין פסקת ההתיישנות ועל השפעתה על ההכרעה במכלול השאלות העולות בתיק זה. 32. תכליתם של דיני סימני המסחר והשתלבותו של סעיף ההתיישנות על חריגיו במערכת תכליתית זו, נסקרו לאשורם בהחלטה בעניין Colgate Palmolive Company, בקשה לרישום סימני מסחר 167523, 167522, 167784 "Lady Speed Stick" מיום 5 ביוני 2008 ועל אף ששם שונה הייתה השאלה שעמדה לדיון, יפים הדברים אף לכאן: "הדרך הפשוטה להתמודד עם שינויים כגון אלה בעצם כשירותם של סימנים ורכיביהם לרישום בפנקס יכולה הייתה להיות הגשת בקשה לביצוע תיקונים בפנקס כל אימת שהשתרבב לתוכו רכיב שאינו כשיר, או שהפך לכזה במרוצת השנים, אלא ששיטת סימני המסחר מסדירה שתי מערכות זכויות ואינטרסים מקבילות ואינה מכשיר להסדרת השוק בלבד. לצד הסדרת האינטרס הציבורי בשכלול השוק ובזיהוי עוסקים שונים, מהווה מערכת סימני המסחר מכשיר להסדרת זכויות המוניטין של העוסקים. כל סימן מסחר מהווה מלבד תמרור הסדרה גם רישום של זכות קניינית, זכות שניתן לסחור בה, ושמשקפת חלק מהונו של בעליה. "בשל תפקיד כפול זה של פנקס סימני המסחר, נקבע גבול זמן בתוכו ניתן לערער על תוקף והיקף רישומו של סימן בפנקס. גבול זה מוסדר בסעיף 39 לפקודה, סעיף התישנות הקובע כי מלבד מקרים של חוסר תום לב, או שימוש בשמו של אדם אחר, לא ימחק סימן מהפנקס בשל היעדר כשירות להרשם בו, לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום. השאיפה האמורה להגן על קניינו של אדם שרשם את סימנו בפנקס הביאה את המחוקק לגבול בזמן את אפשרות התקיפה של הסימן. יוצא מכך שסימן שלא היה מי שיערער על תוקף סימנו [צ"ל רישומו] במשך חמש שנים, בין אם משום שתנאי השוק לא הניבו אדם כאמור, או שעצם עילת הפסלות נולדה לאחר תום אותן חמש שנים, הפך לנכס צאן ברזל ומקומו בפנקס אינו ניתן עוד לערעור." 33. משמעותם של דברים היא כי מערכת סימני המסחר מושתתת על העיקרון לפיו קיימת לאדם זכות קניינית על האופן שבו מבוטא המוניטין שלו בסימן מסחר כל עוד זכות זו אינה על חשבון נחלת הכלל, ואינה פוגעת בהסדרת השוק אלא מחזקת אותו. ועל כן סימנים הראויים להישאר פתוחים לציבור, כמו גם כאלה שאינם משכללים את האבחנה בשוק, אסורים. עקרון זה נסוג מפני זכות הקניין רק כתום חמש שנים המהוות את גבול ההתיישנות. בסיומן של חמש השנים אומר הדין כי אדם רשאי ליהנות מהוודאות שבקניינו גם אם יתברר כי הסימנים לא ראויים או לא היו ראויים לשכון בפנקס. 34. ולאחר שעמדנו על כללים אלה ועל משמעותם נפנה לטענות הצריכות הכרעה: טענת ההתיישנות 35. תקופות ההתיישנות להגשת בקשה למחיקת סימן מסחר מהפנקס נקבעו בסעיף 39 לפקודה, הקובע כדלקמן: "א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28. (א)(1)על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת. ..." 36. הוספת ס"ק (א)(1) נעשתה במסגרת החוק לתיקון דיני הקנין הרוחני - התאמה להוראות הסכם טריפס, תשנ"ט - 1999. בדברי ההסבר להצעת החוק (ה"ח 2819, עמ' 525 ואילך) נאמר כך: "התיקון המוצע לסעיף 39 לפקודת סימני מסחר מחיל את סעיפים 22(3), 23(2) להסכם טריפס, ואת סעיף bis6 (3) לאמנת פריס." 37. סעיף bis6 (3) לאמנת פריס, אשר ישראל צד לה משנת 1969, קובע כדלקמן: "No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith." 38. על פי נוסח האמנה, לא רק רישום הסימן בחוסר תום לב אלא גם השימוש בו בחוסר תום לב הינם עילה למחיקתו מן הפנקס. עובר לכניסת התיקון לתוקף לא נקבעו כל הוראות מעבר באשר לתחולתו. 39. בעלת הסימנים טוענת, כאמור, כי אין בתיקון זה כדי לפגוע בסימנים שנרשמו למעלה מחמש שנים לפני כניסת התיקון לתוקף. 40. בעניין בש"א (ת"א) 16540/06 Koninklijke Philips Electronics N.V נ' שריג אלקטריק בע"מ, פורסם באתר , נדחתה טענה דומה על ידי כב' השופט זפט, אשר קבע כדלקמן (עמ' 4-5): "בדברי ההסבר להצעת חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני - התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט - 1999 בגדרה הוצע להוסיף את סעיף 36 (א1) שלעיל, נאמר, כי תיקון החוק נועד להתאים את חוקי הקנין הרוחני לדרישות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקנין רוחני - TRIPS (להלן: "אמנת הטריפס") , (ה"ח 2819, י"ד באב התשנ"ט, 27.7.1999, בע' 525. סעיף 70 (2) לאמנת הטריפס, קובע שהוראות האמנה יחולו גם לגבי זכויות שהוכרו קודם לכינון האמנה. מכאן, שככל שביקש המחוקק להתאים את דיני הקניין הרוחני בישראל לאלה הנהוגים על פי אמנת הטריפס חלה הוראת סעיף 39 (א1) גם על סימני מסחר שלגביהם לא הוגשה בקשת מחיקה במשך למעלה מחמש שנים מיום מתן תעודת הרישום. ועוד. סביר להניח שבעת תיקון ההוראה שבסעיף 36 (א1) לפקודת סימני מסחר נמצאו סימני מסחר שלגביהם חלפה התקופה הקבועה בסעיף 36 (א) [צ"ל 39(א)]. למרות זאת לא נקבעה הוראה המגבילה את תחולת הוראה 36 (א1) [צ"ל 39(א)(1)] על סימני מסחר אלה. העדרה של הגבלה כזו מלמד שלנוכח תכלית תיקון החוק כאמור לעיל ביקש המחוקק שלא להבחין בין סימני המסחר שהיו רשומים בעת התיקון האמור." 41. אין לי אלא לחזור על הנמקה זו של כבוד בית המשפט המחוזי, ולהוסיף כי הטעמה זו שהיא טכנית במהותה עולה בקנה אחד עם פרשנותה התכליתית של הפקודה, כפי שפורטה לעיל. 42. בעניין זה מקבל אני את טענות מבקשת המחיקה כי פרשנות לפיה ניטלה סמכות הרשם לתקן את פנקס סימני המסחר, כאשר מתגלים פגמים בתום לבו של בעל הסימן בעת רישום הסימן, או בעת השימוש בו, איננה פרשנות סבירה. תפקידו של הרשם הינו לא רק הכרעה בסכסוך בין הצדדים אלא גם ואולי בעיקר להגן על האינטרס הציבורי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בטוהר הפנקס. טענה, לפיה יש בכך פגיעה בזכויות מוקנות של בעלת הסימנים לאו טענה היא, משום שאם נרכשו הזכויות שלא כדין, הרי שאינן זכויות שראוי להגן עליהן, כפי שטענה בצדק מבקשת המחיקה, וכפי שיוסבר באריכות להלן, שעה שאעסוק בשאלת תום הלב. 43. מצאתי טעם גם בטענת מבקשת המחיקה לפיה אף טרם הוספת סעיף 39(א)(1) לפקודה ניתן היה לבטל או למחוק סימן שנרשם בתרמית או אונאה גם לאחר חלוף 5 שנים מיום רישומו. תימוכין לכך מצאתי בהחלטתו של כב' הרשם (כתוארו אז) יואל צור בעניין L. Lacroix Fils S.A. נ' יוסף סוריה, בקשה למחיקה ולביטול רישום סימן מסחר מס' 46128 "RIZLA", שם נטען כי רישום הסימן הושג בתרמית וכב' הרשם קיבל טענה זו. כן נקבע בעניין Chemische Fabrik Grunau Gmbh ואח' נ' כרמית בע"מ, בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר 39920 "טריקוזל": "כי טענת תרמית ניתנת להישמע אפילו לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום עבור סימן מסחר." 44. בנוסף, נקבע כבר בעניין Comite Interprofessionnel Du Vin De Champagne נ' נקה כימקלים (1952) בע"מ, בקשה למחיקת סימני מסחר 37318 ו-49272 "Champagne", [להלן: עניין Champagne], כי ההתיישנות הקבועה בסעיף 39(א) הינה התיישנות דיונית ולא מהותית. משכך הזכות המהותית של מבקש המחיקה לא נעלמת אלא אך נוצר מחסום דיוני להגשת בקשת המחיקה. משהוסר המחסום הדיוני בסעיף 39(א)(1), שוב ניתן להגיש את בקשת המחיקה בעילת "חוסר תום הלב". 45. בנוסף לדברים אלה יש לזכור כי הוראת ההתיישנות שבפקודה כוללת ביטול סימן על פי העילות המצויות בסעיפים 8 עד 11 לפקודה. סעיף 12 לפקודה מציין אף הוא עילה המאפשרת לבטל סימן, וסעיף זה הוחרג מראש מהוראת ההתיישנות בכך שהוא לא נמנה על הסעיפים לגביהם הוחלה התיישנות. 46. הפרשנות אותה רוצה להקנות בעלת הסימנים להחרגה מפורשת זו, לפיה הוראת ההתיישנות כוללת גם אותה, אינה סבירה. אם רצה המחוקק לכלול עילה זו, היה כותב אותה במפורש. איני יכול לקבל את הטענה כי עילה זו הינה מקרה פרטי של עילות "הדמיון המטעה". עילה זו קשורה לשם העסק מבקש המחיקה, גם אם עסק זה משתמש בסימן מסחר אחר לסימון הטובין שלו. 47. דברים ברוח זו מצאנו כבר בהחלטה בעניין Champagne, שם קבע הרשם (כתוארו אז) יואל צור כי העילה לפי סעיף 12 הינה עילת מחיקה עליה לא חלה מגבלת ההתיישנות הקבועה בסעיף 39(א) לפקודה. 48. אם נוסיף לאמור את תכליתה של הפקודה ושל פסקת ההתיישנות כפי שעמדנו עליהם לעיל, יובנו היטב החריגים להוראת ההתיישנות שבפקודה. שעה שעוסקים אנו באדם אשר זכות הקניין שלו הושגה בחוסר תום לב, שוב קובע הדין כי זכותו זו לא תהנה מעדיפות על פני האינטרס הציבורי, זאת על שום הפגם שנפל בעצם גיבושה של הזכות. באותה המידה נכון הדבר לגבי עוסק אשר אף אם השיג כשורה את זכותו, עושה בה שימוש שלא בתום לב. קרי, זכותו הקניינית של אדם עדיפה לאחר תום תקופת ההתיישנות על האינטרס הציבורי כל עוד זכות זו הושגה בתום לב והשימוש בה נעשה אף הוא בתום לב. נשמט תנאי זה, נשמטת עמו ההעדפה החריגה שמקנה ההתיישנות וחוזר השיקול לפיו זכות קניינית תינתן שלא על חשבון נחלת הכלל והסדרת השוק. 49. משכך יובן גם מדוע לא כלל המחוקק את עילת הביטול שבסעיף 12 לפקודה בין העילות עליהן חלה התיישנות. עילה זו מקורה בזכות קניינית שיש לאדם אחר בשמו או בשם עסקו. חמש שנות ההתיישנות יכולות לגבור על האינטרס שבשמירת סימנים פתוחים לנחלת הכלל, אולם אין הוא מאפשר לזכות קניינית של אדם אחד לגבור על זכות קניינית של אדם אחר, זכות קניינית שהיא לא סתם סימן שבחר לעצמו, אלא שטבועה היא בעצמיותו כגון שמו או שם עסקו. 50. פרשנות תכליתית זו של מערך הזכויות ומשמעות פסקת ההתיישנות, מסבירה מדוע תחולת פסקת ההתיישנות והחריגים לה הם רטרואקטיביים. שהלא אין עוסקים אנו בהתיישנות דיונית. ההתיישנות היא מהותית, ומשמעותה היא התגבשות זכות הקניין ומוחלטותה (בכפוף לחריג שבסעיף 47 לפקודה) גם על פני האינטרסים האחרים של טוהר הפנקס וזכויות הציבור. כשם שקבעה הפקודה את הכלל המהותי, כך החריגה ממנו את היוצאים מן הכלל, אלה שמהותית לא יכלו לגבש לעצמם זכות קניינית הלא הם המתנגשים בזכות קניינית טבעית של זולתם (סע' 12) ואלו אשר נפל פגם בדרך רכישתם את הזכות או בדרך שימושם בה (חסרי תום הלב). טענת מעשה בית דין 51. חלק ארי מסיכומי בעלת הסימן כוונו לויתורה של מבקשת המחיקה על התנגדותה לרישום הסימנים ועל מעשה בית דין בשאלות שהועלו בהתנגדות. 52. אני דוחה את הטענה לפיה במחיקת ההתנגדות שהוגשה קם מעשה בית דין, שכן בענייננו לא מתקיימים התנאים לפיהם חל מעשה בית דין. אשר להשתק עילה - משלא ניתן פסק דין תקף וסופי לגופו של עניין בהתנגדות, לא מושתקת מבקשת המחיקה להעלות את אותן עילות בשנית (ראה נינה זלצמן, "מעשה-בית-דין בהליך אזרחי", בעמ' 29-30). ניתן להקיש לעניין חזרה מהתנגדות מן האפשרות הניתנת לתובע להפסיק את התובענה לפי תקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, אשר אף היא אינה יוצרת מעשה בית דין (ר' נ. זלצמן בספרה לעיל, בעמ' 314). 53. אם כך הם פני הדברים בהליך אזרחי המתנהל בין שני צדדים, הרי שמקל וחומר בענייננו מדובר בהליך שהציבור צד לו והאינטרסים שלו מיוצגים על ידי הרשם. 54. זאת ועוד, קבלת טענת בעלת הסימנים, משמעה כי כל אימת שמתנגד חזר בו מהתנגדותו, נמנע ממנו להגיש בקשה לביטול הסימן. סבורני, כי גם אם המתנגד הפסיד בהתנגדות, יוכל הוא להגיש בהמשך בקשה לביטול הסימן, אם כי ייאלץ לטעון לעובדות אחרות או חדשות שלא הוכרעו כנגדו בהליך ההתנגדות. 55. לאור האמור אני דוחה את טענת מעשה בית דין של בעלת הסימנים. טענת הויתור 56. במכתבה לרשם סימני המסחר, הודיעה מבקשת המחיקה בהאי לישנא: "בשם מרשתנו, GIANNI VERSACE SRL, הנני מסירים בזה את התנגדותנו לרישום בקשות סימני המסחר שבנדון." 57. מכתב זה, המכונה בפי בעלת הסימנים "מכתב הויתור" הינו האסמכתא לטענתה, כי מבקשת המחיקה ויתרה על זכויותיה. מבקשת המחיקה לא הצליחה לשפוך אור על הרקע להסרת התנגדותה ושיקוליה באותה עת ולא הוצגו ראיות בנקודה זו. בסיכומיה טענה מבקשת המחיקה, כי סברה לנוכח מצגיה בעלת הסימנים, כי זו האחרונה תשתמש בעיקר בסימנים בעברית וכי ניתן יהיה לבדל בין הצדדים. 58. נכון אני להניח אף לטובת בעלת הסימנים, כי באותה עת סברה מבקשת המחיקה כי אין זה משתלם לה להמשיך בהתנגדותה מסיבות שונות, כגון, שקילת עלות הליך ההתנגדות וסיכויי הצלחתה בו לעומת גודל השוק שלה בישראל ומידת מוכרותה כאן באותה עת. וייתכן כי עם חלוף השנים, השתנה השוק בישראל, גברה מודעותו למותג של מבקשת המחיקה והשתנו שיקוליה ואז החליטה להגיש בקשה זו שבפניי. 59. יהיו שיקוליה אשר יהיו, וגם אם הם כלכליים גרידא, אין אני יכול לחסום אותה היום מהגשת בקשת המחיקה, שכן האינטרסים הנידונים לפניי חורגים מאלה הצרים של הצדדים המתדיינים ומתפרשים אל הציבור כולו. 60. על פי הראיות שהוגשו, כפי שיפורט להלן, במצב הקיים כיום, בו חיים זה לצד זה שני סימנים זהים השייכים לשני גופים שונים, האחד ישראלי והשני מותג יוקרה בינלאומי, הציבור מוטעה שעה שהוא עומד בפני הסימן ה"ישראלי" הרשום וכלל אינו מודע למי הוא שייך ומה הוא רוכש. 61. זאת ועוד, סבורני כי ככל שחוסר תום הלב ברישום רב יותר, כך תפחת הנכונות לקבל את טענות הויתור ומעשה בית דין ואף ההתיישנות המועלות. בעוד שבעל סימנים תם לב זכאי להסתמך על ויתורו ההיסטורי של מבקש המחיקה ולבנות לעצמו מוניטין בסימן שרשם, הרי שבעל סימנים שאינו תם לב אינו זכאי ליהנות מחוסר תום לבו (בבחינת "מעילה בת עוולה"). בעניין ע"א 4682/092 עזבון המנוח סלים עזרא נ' בית טלטש בע"מ, פ"ד נד(5) 252, 284 , נקבע כי כאשר הזכות הקניינית נגזלה שלא כדין מבעליה החוקיים, לא תישמע טענת השיהוי של "הגזלן" כנגד הבעלים הנגזל. אמנם הנסיבות בעניין עיזבון המנוח סלים עזרא היו קיצוניות מאלה שבפניי, אך תקפים הם גם לענייננו, לאחר שהוכח כפי שיפורט להלן כי הסימנים נרשמו בחוסר תום לב. 62. גם לעניין זה יפים הדברים שנאמרו לעיל בעניין פרשנותה התכליתית של הפקודה. היעדר תום הלב שומט את חזקת הזכות הקניינית המוחלטת מתחת רגלי בעלת הסימנים, ומעמידה אותה שוב למבחן. מבחן שאינו מתמצה רק בניגוד זכויותיה עם מבקשת הביטול, אלא עם מערך האיזונים הכללי הנוהג בדיני סימני המסחר, דהיינו מערך זכויות הציבור והסדרת השוק. במסגרת איזונים אלה, משמשת מבקשת הביטול פה לציבור כולו, ובקשתה אינה מתמקדת רק בזכויותיה הקנייניות ובאינטרסים הכלכליים שלה, יהיו מניעיה אשר יהיו. טענת חוסר תום הלב 63. כאמור, סעיף 39(א)(1) הינו תרגום (תוך השמטה) של סעיף (3) 6bis של אמנת פריס. לפיכך אין מנוס מ"פזילה" לכיוון האמנה והפרשנות שניתנה לה במקומות אחרים על מנת לעמוד על טיבו של הסעיף שלנו. בקטע מספרו של G.H.C Bodenhause , "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" המצוטט בספרו של ,F. W. Mostert "Famous and Well-Known Marks", [להלן: Mostert] בעמ' 33 מוגדר חוסר תום לב כך: "Bad faith will normally exist when the person who registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit from the possible confusion between that mark and the one he has registered or used." 64. ובעניין Aetna Casualty & Surety Co. v. Aetna Auto Finance, Inc., 123 F.2d 582, 584 (5th Cir.-OLD 1941), נקבע: "These cases all hold that where as here it plainly appears that there is a purpose to reap where one has not sown, to gather where one has not planted, to build upon the work and reputation of another, the use of the advertising or trade name or distinguishing mark of another, is in its nature, fraudulent and will be enjoined." 65. עילת תום הלב לביטול סימן ולדחיית בקשה לרישומו מצויה גם בסעיף 3(2)(d) לדירקטיבה האירופאית ונגזרה ממנו לחוק האנגלי (סעיף 3(6) ל- Trade Marks Act 1994. 66. יצוין כי בעוד שבאמנת פריס מצוי סעיף "תום הלב" בפרק הדן בסימנים מוכרים היטב, בדירקטיבה האירופאית, בחוק האנגלי וגם בפקודה שלנו נמצא הסעיף מנותק מהקשר הסימנים המוכרים היטב. כך, למשל, פורש המושג "חוסר תום לב" בבית הדין האירופי בעניין Surene Pty Ltd. V. Multiple Marketing Ltd., Case C-000053447/1 : "Bad faith is a narrow legal concept in the CTMR system. Bad faith is the opposite of good faith, generally implying or involving, but not limited to, actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or any other sinister motive. Conceptually, bad faith can be understood as a "dishonest intention". This means that bad faith may be interpreted as unfair practices involving lack of any honest intention on the part of the applicant of the CTM at the time of filing. Bad faith can be understood either as unfair practices involving lack of good faith on the part of the applicant towards the Office at the time of filing, or unfair practices based on acts infringing a third person's rights. There is bad faith not only in cases where the applicant intentionally submits wrong or misleading insufficient information to the Office, but also in circumstances where he intends, through registration, to lay his hands on the trade mark of a third party with whom he had contractual or pre-contractual relations." 67. באותו עניין דובר במשווק אירופאי שרשם את סימן המסחר של היצרן האוסטרלי על שמו. 68. ובעניין L.T. Overseas v. A1 Trading, Case C-000659037/1 נקבע, כי בעלת הסימן פעלה בחוסר תום לב ברישום הסימן על שמה בתחומי אירופה, שעה שהתוודעה לסימן במשרדי מבקשת הביטול בהודו, ובכך מנעה את התרחבות העסק של היצרן ההודי לאירופה ולפיכך הסימן בוטל בעילה זו. 69. אשר להוכחת חוסר תום ליבו של בעל הסימנים נאמר בספרו של Mostert כי זה יוסק בדרך כלל מן הנסיבות ולא מראיות ישירות המתייחסות להלך רוחו: "Such direct evidence is normally not readily available so that intent is usually inferred from the conduct of the defendant. Circumstantial evidence on which the courts have tended to focus is the access which the defendant had to the famous or well-known mark or the substantial similarity between the well-known mark and defendant's mark….The inference drawn from such circumstances are even more compelling when the defendant had the freedom to choose from a vide variety of other possible marks but "just happened" to choose a mark confusingly similar to plaintiff's mark." ( Mostert, p. 38). 70. דוגמאות נוספות לנסיבות המעידות על חוסר תום ליבו של מבקש הרישום המובאים על ידי Mostert בספרו לעיל, בעמ' 39-40, הינם העדר הסבר סביר לבחירה בסימן המוכר היטב, במיוחד כאשר הסימן נבחר הינו שרירותי; והעתקה של רכיבים וסמלים ייחודיים של הסימן. 71. אין מחלוקת כי GIANNI VERSACE הינו מותג אופנה בינלאומי ידוע היטב בישראל היום. מבקשת המחיקה הוכיחה כי מותג זה היה קיים החל מסוף שנות ה- 70 של המאה הקודמת וכי כבר בתחילת שנות ה- 80 זכה להכרה באירופה. 72. על פי הראיות שהובאו, מבקשת המחיקה פתחה חנויות בישראל רק בשנות ה-90 ואולם ייתכן כי עד אותה עת נמכרו בחנויות יוקרה יחד עם מותגים אחרים מוצרים שלה - ייתכן?. 73. מר צדיק-פור, אחד משני הבעלים של בעלת הסימנים, העיד בחקירתו כי לראשונה נודע לו על קיומה של מבקשת המחיקה בשנת 1989, כאשר הוגשה ההתנגדות מטעמה לרישום הסימנים. 74. מר צדיק-פור העיד כי הוא מעורה בתחום הטקסטיל כבר מגיל 12 ושמע לאחר שהשתחרר מהצבא על חלק מן השמות הגדולים בתחום. ברור, כי הודאה מטעמו כי הכיר את המעצב ג'יאני וורסצ'ה בטרם רשם את סימני המסחר הנדונים כאן הייתה קובעת את גורל התיק לרעתו, והודאה כזו אכן לא הייתה. 75. עם זאת, סבורני, כי יש כאן מסה קריטית של נסיבות שמטה את הכף לרעת בעלת הסימנים. 76. לא צלח בידי בעלת הסימנים לספק הסבר סביר, עקבי ואמין לבחירת הסימנים. לבוחנת סימני המסחר ששאלה לפשר השם ניתן ההסבר כי השם וורסצ'ה הינו "ללא משמעות ו/או מקור". בשנת 2001, כאשר נפתחה המערכה כנגד בעלת הסימנים והתעורר בשנית הצורך להסביר את אופן בחירת הסימנים, הצהירו נציגי בעלת הסימנים, כי נאמר להם, כי זהו שמו של כפר באיטליה, הם אהבו את השם ואימצו אותו. 77. הסבר זה לא התבסס על ראיות נוספות מעבר לעדותו היחידה של מנהל בעלת הסימנים. כך, לדוגמא, לא הובא לעדות אותו אדם שסיפר לאחים צדיק-פור אודות הכפר האיטלקי. 78. במהלך החקירה הנגדית של גב' הילה רוזנבלוט, העדה מטעם מבקשת המחיקה, העלתה בעלת הסימנים גרסה נוספת לבחירת השם או וריאציה אחרת לאותה גרסה, לפיה מדובר בשם של כפר אלבני ולא איטלקי. כיוון החקירה הזה שנועד להציג גרסה חדשה של בעלת הסימנים באמצעות העדה של מבקשת המחיקה לא תרם לאמינות ועקביות ההסבר. גרסה חדשה זו לא הופיעה בתצהירי בעלת הסימנים והועלתה לראשונה בחקירתה הנגדית של גב' רוזנבלוט. 79. אומר כי גם הימצאותו של כפר אלבני בעל שם בעל דמיון רחוק לשם וורסצ'ה לא יכולה להסביר את בחירתה של בעלת הסימנים בשם שהוא זהה לשמו של מעצב האופנה האיטלקי, מייסד מבקשת הביטול. דברים אלה נכונים במיוחד לאור העובדה שבחקירתו הודה בפני מר צדיק פור שאינו שולט בשפה האיטלקית. לאור הודאה זו לא ניתן הסבר כיצד ידעו מנהלי בעלת הסימנים לאיית את השם בכתיבה האיטלקית הנכונה שלו, שכן הדעת נותנת שאדם שאינו בקי בכללי הכתיב האיטלקי היה מאיית את השם בצורה האנגלית או הספרדית שלו, שהיא גם המקובלת ברוב שפות העולם ((VERSACHE ולא האיטלקית ((VERSACE. אין ספק כי בחירת השם וכתיבתו נעשתה בידי מי שראה את השם המדויק וורסצ'ה, ומכיוון שמלבד שמם של מבקשת הביטול ומיסדה לא יכולה הייתה בעלת הסימנים לראות את השם האמור, אני קובע כי המבקשת בחרה את שמה ובעקבותיו את סימני המסחר שלה מתוך רצון להשתמש בשמה של מבקשת הביטול. 80. מלבד עובדה זו, לפיה השתכנעתי מעל לכל ספק שהוא כי בעלת הסימנים בחרה את סימניה שלא בתום לב, וכל מנהגה הן בעת רישום הסימנים והן לאחר מכן בעת שהתנהלו הליכים בעניינם, היה מנהג של הטעיה ושל כזב, התרשמתי גם מעדותו של מר צדיק פור כי בניהול הליכים אלה האמת אינה נר לרגליו, וכי כל תכליתו להציג מצגים אשר יתאמו את האינטרסים המשרתים אותו באותה העת. 81. כך לדוגמא, בעת חקירתו הנגדית, הוצגו למר צדיק-פור תווית של חולצה ששווקה באחת מחנויות בעלת הסימנים. תחילה הכחיש מר צדיק-פור שחנות כזו אכן שייכת לרשת שלו ורק כשעומת עם רשימת החנויות המופיעה בקטלוג של בעלת הסימנים, הסכים שאכן יש כזו (עמ' 202 לפרוטוקול). לגבי תווית אחרת הכחיש באופן ברור וחד משמעי שתווית כזו תפורה לבגדים ששיווק תחת סימניו. בחקירתו התברר, כי דבריו אינם אמת וכי בתצהיר שנתן בבית המשפט המחוזי במסגרת תשובה לבקשה לצו מניעה הודה שהתווית אכן שלו (עמ' 213 - 216 לפרוטוקול). 82. מלבד דוגמאות אלה לגביהן אני קובע מעל לכל ספק כי העד שיקר במכוון וביודעים בעת העידו על הדוכן, הרי שבתצהירו ובעדותו בחר להתייחס מר צדיק-פור בעיקר לדברים הנוחים לו ולעתים אף התעלם משאלות שהתשובה להן לא נוחה לו. חשוב מכל, נמנע הוא מלהציג גרסא סדורה מפורטת ועקבית לגבי אופן בחירתו בסימן המסחר וורסצ'ה. 83. מבקשת המחיקה הוכיחה כי בעלת הסימנים השתמשה בסימנים שרשמה באופן שהטעה את ציבור הלקוחות ואף עשתה זאת ביודעין. מר צדיק-פור נשאל על כך בחקירתו הנגדית (עמ' 153-154 לפרוטוקול): "ש: אבל נניח שהייתי בא אליך ב- 91-2, לא ב- 2001, מישהו היה בא אליך ואומר לך דע לך שמי שקונה את המוצרים שלך טועה, הוא חושב שזה מוצרים של ג'יאני וורסצ'ה. זה היה מבחינתך בעיה או לא בעיה? ת: לא בעיה." 84. עוד הוכח, כי בעלת הסימנים עשתה לאורך השנים שימוש בסממנים המייצגים את מבקשת המחיקה. כך שילבה בעלת הסימנים את סימן המדוזה והמסגרת המשוננת בתוויות ובבגדים. הסברה לכך היה כי כולם עשו כך באותה עת (עמ' 213 לפרוטוקול): "דמות המדוזה השתמשנו בה, זה היה נפוץ מאוד-מאוד בכל השוק - כפתורים, ניטים, רוכסנים, על תויות וכל השוק. לא היה מקום ולא היתה נקודה שלא היו מוכרים את זה, בכל חנויות הסדקית כפתורים ורוכסנים, במקומות שעושים את התויות אטיקטים כאלה עם הראש מדוזה, הכל-הכל. " 85. כן הוכח, כי בעלת הסימנים עשתה רבות כדי להידמות למבקשת המחיקה, באמצעות פרסום קטלוגים בשפה האנגלית בלבד, פתיחת חנות בכיכר המדינה, שימוש במלים באיטלקית בתוויות בגדיה, כגון Moda Italy ו- Classic ונטישת סימנים המעידים על "ישראליות" המותג, כגון השימוש בעברית. 86. אני מקבל את טענת מבקשת המחיקה כי חוסר תום הלב של בעלת הסימנים יכול להתגלות גם באמצעות השימוש שנעשה בסימנים לאחר רישומם. אדישותה של בעלת הסימנים להטעיית הציבור, כפי שהיא מצטיירת הן מתוך התנהגותה לאחר רישום הסימנים והן בחקירתו הנגדית של מר צדיק-פור, מוכיחה אף היא את ההתנהלות חסרת תום הלב של בעלת הסימנים. 87. לא רק הכוונה להטעות אלא גם ההטעיה בפועל של הציבור הוכחה באמצעות הגשת סקר טלפוני שבוצע. בסקר נשאלו 600 המרואיינים האם ארבע חברות אופנה, מתוכם האחת וורסצ'ה, הן חברות אופנה ישראליות או מחו"ל. רוב מוחץ של המרואיינים (93%) סברו כי זוהי חברת אופנה מחו"ל ורק אחוז אחד סבר כי זו חברה שהיא גם מהארץ וגם מחו"ל. עורכת הסקר הגישה חוות דעת מומחה ונחקרה עליה בבית המשפט. מתוצאות הסקר ומחקירתה עולה כי בעלת הסימנים לא בידלה עצמה ממבקשת המחיקה ולמעשה הציבור סבור כי שעה שהוא רוכש וורסצ'ה בארץ הוא תמיד רוכש את המותג מחו"ל. 88. מצב דברים זה בו הציבור מוטעה בשל הסימנים הרשומים בפנקס ובעלת הסימנים נהנית מכך וקוצרת את הצלחתה של מבקשת המחיקה אותה לא זרעה (אם להשתמש במלים של בית המשפט האמריקאי בעניין Aetna Casualty לעיל) הינו מצב בלתי נסבל שרשם סימני המסחר לא יכול לתת לו יד. אחת ממטרת היסוד סימני המסחר הינה מניעת הטעית הציבור. הטיב לבטא זאת המלומד א. ח. זליגסון בספרו "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", 1972, עמ' 1: "היעוד הכפול המונח ביסודו של כל חוק הבא להסדיר את הזכויות הנובעות מסימון טובין או בתי עסק, שורשו בכך שכל מחוקק צריך לשים לנגד עיניו שתי מטרות: א. להגן על הפרט כנגד השגת גבול ע"י מתחריו, שמא יטעו את הקהל ויכניסו לשוק סחורה מתוצרתם הם, הנושאת "דגל" של בעל הסימן הידוע, כך שהקהל יחשוב שהוא מקבל את הסחורה ה"אמיתית". ב.להטיל על הפרט העוסק בסחר או בתעשיה את החובה לבחור בסימן כזה לסימון סחורתו, שלא יטעה את הקהל לגבי טיס הסחורה וסגולותיה, ושלא יעורר רושם שאינו הולם את המציאות." (ההדגשה אינה במקור). 89. במקרה זה ניסתה בעלת הסימנים (ואף הצליחה עד כה) להשיג את שתי המטרות ההפוכות מהאמור לעיל באמצעות רישום סימני המסחר - האחת לרכב על המוניטין של מבקשת המחיקה והשני לבלבל את הציבור לגבי מקור הסחורה שהיא מוכרת. 90. כפי שעמדנו על כך לעיל, היעדר תום לב בבחירת הסימן ובשימוש בו, שומטים את ההגנה הקניינית החזקה שמקנה פסקת ההתיישנות לבעל הסימן, ומעמידים אותו שוב לאיזון מול האינטרס הציבורי. 91. במצב דברים זה אני קובע כי: בעלת הסימנים בחרה בסימניה בחוסר תום לב מתוך רצון להדמות למבקשת הביטול; בעלת הסימנים השתמשה בסימן בדרך המטעה את הציבור תוך תחרות בלתי הוגנת ותוך דריסת האינטרס הציבורי המגולם בסימני המסחר, באופן בו יטעו לקוחותיה לחשוב כי הם קונים סחורה שמקורה מבקשת הביטול; כי בהינתן תום לב זה, שוב לא יכולה בעלת הסימנים לחסות בצל פסקת ההתיישנות; כי גם ללא טענת תום הלב זכאית מבקשת הביטול כי לא יעשה שימוש בשמה ובשם מייסדה; 92. לאור האמור לעיל, אני מקבל את בקשת המחיקה ומורה על מחיקת הסימנים שמספריהם 60509, 60510, 60511, 60512, 60184 מפנקס סימני המסחר. 93. בעלת הסימנים תשלם למבקשת את הוצאות הליך זה וכן שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 40,000 ₪. נח שלו שלומוביץ, פוסק קניין רוחניסימן מסחרי